韓国大法院は、結晶形発明の進歩性の判断手法を示し、通常の技術者が先行発明から本事件出願発明のタイロシン第Ｉ型結晶形を容易に導き出すことができるかは明らかではなく、本事件出願の明細書に記載された具体的な実験結果からタイロシン第Ｉ型結晶形の熱力学的安定性と低い吸湿性の効果は先行発明から予測できる程度であると断定し難いと判断して、特許法院の判断を覆しました。
　（原告　Intervet international BV 財団法人微生物化学研究会　ｖ．被告　特許庁）
　（事件番号:　大法院2022年3月31日宣告2018フ10923拒絶決定（特））

１．事件の経緯
（１）原告は、先行発明の化合物であるタイロシンと化学構造は同一であるが、5.0°、9.0°及び10.5°の2θのピークを含む粉末Ｘ線回折スペクトル値で特定された構成を有するタイロシン第Ｉ型結晶形に関する発明を出願しました。
（２）しかしながら、特許庁審査官は、先行発明によって進歩性が否定されるという理由で拒絶決定を発し、特許審判院も同じ理由で特許庁審査官を支持する棄却審決を下しました。
（３）これに対して、原告は、上記審決に不服として特許法院に審決取消訴訟を提起しました。特許法院は、通常の技術者なら先行発明に開示されたタイロシンが多様な結晶形で存在する可能性を十分に認識し、既に広く知られた結晶化方法を用いてタイロシンのすべての結晶多形体を検討することにより、熱力学的に最も安定な結晶形を得ようと試みることが自明であると、本事件出願発明のタイロシン第Ｉ型結晶形の構成の困難性を否定し、本事件出願発明の明細書に記載されたタイロシン第Ｉ型結晶形の優れた物理的安定性は、通常の技術者が予測できない異質的な効果であるか、量的に著しい水準に達する効果であるとはいえないと、特許審判院の審決を支持しました。
（４）原告は上記判決に不服としてさらに上告したところ、韓国大法院は以下のような理由を挙げて原審判決を破棄しました。

２．特許法院の判断に対する韓国大法院の判断
　医薬化合物の製剤設計のために、その化合物が多様な結晶多形を有するか否かなどを検討する多形体スクリーニングは、通常行われるということだけで、結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできない。多形体スクリーニングが通常行われる実験であることと、これにより結晶形発明の特定の結晶形に容易に達することができるか否かは別問題であるからである。
　したがって、結晶形発明の構成の困難性を判断する際には、結晶形発明の技術的意義と特有の効果、その発明で請求した特定の結晶形の構造と製造方法、先行発明の内容と特徴、通常の技術者の技術水準と出願当時の通常の多形体スクリーニング方式などを文献に記録された資料に基づいて把握した後、先行発明化合物の結晶多形が知られているかまたは予想されているか、結晶形発明で請求する特定の結晶形に達することができるという教示や暗示、動機などが先行発明や先行技術文献に示されているか、或いは、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明化合物に対する通常の多形体スクリーニングにより検討することができる結晶多形の範囲に含まれるか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を奏するかなどを総合的に考慮して通常の技術者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出すことができるか否かを調べてみる必要がある。
　このような法理に照らしてみると、通常の技術者が先行発明からタイロシン第Ｉ型結晶形を容易に導き出すことができるかは明らかではなく、本事件出願発明の明細書に記載された具体的な実験結果から分かるようにタイロシン第Ｉ型結晶形の熱力学的安定性と低い吸湿性の効果は先行発明から予測できる程度であると断定し難いと思われる。

３．コメント
　2011年大法院が2010フ2865判決にて結晶形発明の進歩性判断の基準を確立した後、結晶形発明の構成の困難性は、特別な事情がない限り認められ難く、明細書に記載されて通常の技術者が認識または推論することができる効果を中心に進歩性有無が判断されてきました。ところが、本判決は、結晶形発明も一般発明と同じ基準で構成の困難性を判断すべきである旨を説示することにより、結晶形発明が進歩性を認められる基準を緩和したものと見ることができます。これは2021年大法院が選択発明の進歩性判断基準を変更したものとその軌を一にするものと見られ、今後医薬化合物分野で選択発明や結晶形発明のような特殊な形態の発明も一般発明と同じ進歩性判断の基準が適用されることにより、物質特許以後、その改良発明に関する後続研究と特許出願が活発になることが予想されます。

［情報元］
　Lee International IP & LAW Group （2022.4.13） 「結晶形発明の進歩性判断に関する大法院判決の紹介」

［担当］深見特許事務所　赤木　信行