宿泊業者とその利用者を仲介するプラットホーム営業方法の特許発明に対し、特許法院は、産業上利用の可能性を認めたものの、特許権者が出願前に発表した広報用広告記事によって、進歩性を否定しました(特許法院2021.6.17言渡し、2020ホ2314判決)。

１．事件の経緯
　（１）特許権者Ａの特許発明について、Ｂにより特許無効審判が請求されました。
　（２）特許審判院は、Ｂの主張を認めて、Ａの特許を無効にする審決を出しました。
　（３）当該審決に対してＡは、特許法院に、審決取消訴訟を提起しました。
　（４）特許法院は、特許発明の産業上利用性を認めたものの、進歩性を否定し、無効審決を維持する判決を下しました。

２．本件特許発明の概要
　本件特許は「宿泊サービス提供方法およびシステム」に関し、当該特許発明における「宿泊サービス提供方法」は、次の構成要素（機能または段階）を備えています。
　（Ａ）宿泊業者端末および利用者端末とネットワークで連結されたサービスサーバで行なわれる宿泊サービス提供方法であって、
　（Ｂ）「宿泊サービス」システム（サービス提供者）が、宿泊業者の端末から、空室のうち賃貸を希望する客室に関する情報を受信し、
　（Ｃ）「宿泊サービス」システムが、前記賃貸を希望する客室のうちの１つ以上の特定の客室を、顧客に宿泊サービスを提供するための「マイルーム」として選定して広報し、
　（Ｄ）「利用者」が、その利用者の端末から「マイルーム」の宿泊契約を締結して、「マイルーム」に宿泊すると、その収益を「宿泊サービス」システム（サービス提供者）が取得し、「利用者」に割引クーポンを付与し、
　（Ｅ）「利用者」が当該宿泊業者の一般ルームに後日宿泊する際に、付与された割引クーポンを利用して、一般ルームに割引き料金で宿泊できるようにするとともに、「宿泊サービス」システムが一般ルームの本来の宿泊料金を「宿泊業者」に支払う。
　本件特許発明における宿泊業者、利用者、宿泊サービス（システム）間の各契約における宿泊料の支払い関係は、以下のようになります。

　このような方式の営業方法によれば、「宿泊業者」は宿泊サービス（システム）による「マイルーム」の広報により宣伝効果が得られ、「宿泊サービス」システム業者は賃貸料なしに「マイルーム」を通じて収益を収めることができ、「利用者」は割引された価格で一般ルームを利用することができるというように、三者いずれもが利益を得ることができます。

３．当事者の主張の概要
　被告（審判請求人）Ｂは、原告である特許権者Ａの特許クレームにおける、特定の客室を「マイルーム」として選定する段階は、人間の行為を意味するため、産業上の利用可能性がなく、また、当該特許クレームの発明が、出願前にＡが発表した広報用広告記事の内容などで公知となった技術から容易に発明することができるため、進歩性がないと主張しました。
　それに対して原告Ａは、本願発明は産業上利用可能であり、また、本件特許発明においてサービス提供者は宿泊業者にマイルームに対する賃貸料を支払わないのに対し、Ａが公開した広告記事においては、サービス提供者がマイルームに対する賃貸料を支払う点で差異があるため、進歩性を有すると主張していました。

４．特許法院の判断
　（１）産業上利用可能な発明であるか否かについて
　特許法院は、特許クレームには、サービスサーバが「宿泊業者の賃貸希望客室のうちの一部の客室をマイルームとして選定する」ことが明示的に記載されており、マイルーム選定が人間の行為ではないサービスサーバの機能であることから、「マイルームとして選定する機能/段階」はサービスサーバと宿泊業者端末で実行可能なものとして、コンピュータソフトウェアなどを通じて構成することができるものであると認定しました。
　この認定に基づき、「マイルーム選定」がサービスサーバーと宿泊業者端末によって具現されると見るのが相当であると判断し、特許発明の産業上利用可能性を認めました。
　（２）発明の進歩性について
　一方、発明の進歩性について特許法院は、「本件特許発明の「マイルーム」は、サービス提供者が宿泊業者に賃貸料を支払わないで借りた客室のみを意味するとは認めにくいため、この部分の原告Ａの主張は理由がない」と判断し、進歩性がないと認定しました。

５．実務上の留意点
　本件特許法院判決を踏まえた実務上留意すべき事項として、下記情報元１，２のいずれにおいても、次の２点に言及されています。
　（１）特許法院が、対象特許の請求項の記載と共に明細書の記載を総合的に詳察した上で、「ソフトウェアによる一連の情報処理過程がハードウェアと結合して具体的に実現されている場合」に該当するかにより産業上の利用可能性を判断した点は、営業方法などのビジネスモデルに関する特許を出願しようとする場合に参考にする価値があるといえる。
　（２）出願人にとって、仮にビジネスの上で発明内容の発表や広報が必要であったとしても、出願前において学術論文や広報記事などにより自己の発明内容が公開されることは、可能な限り避けるべきである。一方で、自己の発明内容がやむを得ず出願前に公開された場合には、出願手続で新規性喪失の例外規定(韓国特許法第30条)の適用を主張することも検討することが望ましい。

［情報元］
１．KIM & CHANG ニュースレター(2021.11.12)「特許発明の産業上の利用可能性及び広報用広告記事による進歩性否定に関する判決」
２．韓国、知財判例データベース「宿泊サービスを提供するプラットフォーム営業方法の発明に対して産業上の利用可能性は認められたが、出願前に自ら発表した広告記事等により進歩性が否定された事例」、2020ホ2314登録無効(特)、ジェトロ・ソウル事務所

［担当］深見特許事務所　野田　久登