ABS Global, Inc. v. Cytonome/ST, LLC, Case No.19-2051 (Fed. Cir., Jan. 6, 2021)

本件の経緯は以下の通りです：
　①　2017年の６月に、Cytonome/ST社は、本件特許を含む６件の特許の侵害を主張してABS社を訴えました。
　②　ABS社は、本件特許の全てのクレームについて当事者系レビュー（IPR:inter partes review)を請求しました。
　③　2019年の4月に、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、本件特許のいくつかのクレームを無効にする最終決定を出しました。
　④　その２週間後に、地裁は略式判決を出し、被疑侵害品は主張された特許のどのクレームも侵害しないと判示しました。
　⑤　2019年6月に、ABS社は、PTABの最終決定に対して連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴しました。
　⑥　CAFCに対する準備書面において、Cytonome/ST社の代理人は、Cytonome/ST社は特許の非侵害に関する地裁の認定に対して控訴しないことを選択したこと、したがってそのような控訴する権利は放棄すること、を述べた宣誓供述書を提出しました。
　⑦　2020年６月に地裁は、本件特許の非侵害を含む最終判決を出しました。

　このような状況において、CAFCは、PTABの最終決定に対するABS社の控訴を、地裁の非侵害の判決に鑑み、控訴は法的意味を失ったという理由で却下しました。
　CAFCは、この争点を、「自発的停止の法理（voluntary-cessation doctrine）」の下の争点として特徴付けました。知的財産権侵害事件においては、自発的停止の法理は、法的意味を失ったことを主張する知財権者が、「申し立てられた不当な行為が再び起こるとは合理的には予想できないこと」、すなわち知財権者が同じ被疑侵害品について再度、知的財産権を主張するつもりはない、ということを証明することを要求するものです。
　もしも知財権者がそのように証明するのであれば、立証責任は被疑侵害者に移ります。その場合被疑侵害者は、PTABの決定をCAFCに控訴するためには、被疑侵害者が、知財権者の法的主張はしないという決断によってはカバーされないであろう活動に従事しているか、またはそのような活動に従事するのに十分な具体的な計画を持っていることを示す必要が出てきます。
　この法理を適用してCAFCは、Cytonome/ST社はABS社に対して特許権侵害を主張するとは合理的には予想することはできないと結論付けました。なぜなら、ABS社はすでに、被疑侵害品は侵害を構成しないとする地裁判決を確定させており、Cytonome/ST社は非侵害の判決に対して控訴する権利を放棄していたからです。効果として、ABS社は、いわゆるKesslerの法理に従い、ABS社の今回の被疑侵害品と「本質的に同じである」製品に対する将来の侵害を含めて侵害の責任から解放されました。
　さらに、裁判所は、Cytonome/ST社が将来の法的追求を否定した対象外の活動に、ABS社がこれまで従事してきたかまたは従事する具体的な将来の計画があることを示さなかったため、Cytonome/ST社が将来特許侵害でABS社を訴えることを合理的に予測できるということをABS社は示さなかった、と認定しました。すなわち、裁判所は、「Cytonomeが非侵害の略式判決に対して上訴する権利を否認したことは、被疑侵害品に関して…特許クレームの侵害についてCytonome/ST社がABS社に対して責任を主張することを禁じたものであり、これによりABS社が、現実に主張された損害と同じ広がりを有するそれらの製品を自由に製造、使用、販売できる。」と判断しました。裁判所の見解では、ABS社がCytonome/ST社による他の特許に関するABS社に対する連続訴訟のパターンの証拠を単に提供するだけでは十分ではありませんでした。法的な訴訟性に疑義があり、そして裁判所は、ABS社が覆すための議論を口頭弁論までに提起しなかったことによりそのような議論をする権利を失ったと結論付けたため、裁判所は、管轄権の欠如によりABS社の控訴を棄却しました。
　シャロン・プロスト（Sharon Prost）裁判長は、救済の問題の取り扱いについて部分的に反対意見でした。プロストの見解では、適切な救済策とは、非侵害の地裁判決の控訴を放棄するというCytonome/ST社の決定に起因する訴訟性の喪失のため、PTABの決定を無効にすることでした。プロストの見解によると、Cytonome/ST社側でのその自発的な停止は、ABS社が控訴した決定に基づいてCytonome/ST社が後で禁反言を主張できるという「奇妙な」結果を回避するために、ABS社にPTABの決定を無効にする権利を与えた、というものでした。

［情報元］McDermott Will & Emery IP Update | January 14, 2021
［担当］深見特許事務所　堀井 豊