均等範囲の判断要素のうち「作用効果が実質的に同一であるか否か」をどのように判断するか
韓国大法院は、特許発明の技術思想の核心が出願当時に既に公知になっていた場合における均等範囲の判断手法について判示しました(大法院2019.1.31.言渡し2018ダ267252判決)。
(1)経緯
原告(特許権者)は、特許第403568号(発明の名称:直接加圧式溶湯鍛造装置)の請求項1発明(以下、「本件第1項発明」)は保温用加熱装置を採択している一方で、被告製品はガストーチを使用した加熱装置(以下、「ガス加熱装置」)を使っている点で両者に差異があるが(残りの構成要素については争われず)、被告製品のガス加熱装置は本件第1項発明の電気加熱装置と均等である旨を主張しながら、侵害訴訟を提起しました
(2)大法院の判断
(2-1)法理
作用効果が実質的に同一であるか否かは、先行技術で未解決である特許発明の技術課題を侵害製品も解決するかを中心に判断しなければならないため、特許発明に特有な解決手段が基礎とする技術思想の核心が侵害製品でも具現されているのであれば、作用効果が実質的同一と見るのが原則です。
しかし、前記の技術思想の核心が特許発明の出願時に既に公知か、またはそれと異ならないものに過ぎない場合は、上記原則では作用効果が実質的に同一であるか否かを判断できず、均等であるかどうかが問題視される構成要素の個別的機能や役割などを比較して判断すべきです。
(2-2)判断
本件特許発明における「上・下部両方向から加圧し鍛造効果を向上させる」という技術思想は、本件第1項発明の出願当時に公知になっていた乙第7号証に示されています。作用効果が実質的に同一であるかどうかは、前記の技術思想を具現しているかどうかを基準として判断することができず、本件第1項発明の「保温用電気加熱装置」と被告製品の「ガス加熱装置」の個別的機能や役割などを比較して決定すべきです。両者の加熱装置の構成は金型の温度を調節する機能や着脱の有無などで差異があるため、その実質的作用効果が同一だと見ることはできません。
したがって、被告製品は本件第1項発明の「保温用電気加熱装置」と均等な要素を含んでいないため、本件第1項発明を侵害しているとは言えません。
(3)コメント
韓国大法院は、①課題解決原理の同一性、②作用効果の同一性、③容易創作性、を均等侵害の積極要件として提示しています。ここで、本判決は、特許発明の技術思想の核心が先行技術により既に公知となっていた場合について判示したものです。この場合、課題解決原理が同一と認められるからといって、それにより作用効果も実質的に同一と認定する原則を適用せず、均等であるかどうかが問題視されている構成要素の個別的機能や役割などを比較して均等侵害であるかどうかを判断すべきという法理を本判決は提示しています。すなわち、本判決は、均等侵害判断において②要件と①要件の関係および判断基準を明確に提示した点に意味があります。
[情報元]KIM&CHANG Newsletter August 2019
[担当]深見特許事務所 小寺 覚