2017 年3 月21 日、米国最高裁判所は、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. FirstQuality Baby Products, LLC 事件についての判決を出しました。本件は、特許侵害事件においてコモンロー上の懈怠(laches)に基づく抗弁を事実上取除くものです。同裁判所は、特許法286 条に規定の6 年以内に侵害が起きた場合の損害賠償の主張に対する抗弁としてlaches が利用できない旨を判示しました。
I. 背景
　特許法286 条は、「法律で規定されていない限り、侵害訴訟における提訴もしくは反訴の提起より前の6 年以上に遡り起こった侵害についての損害賠償の回収は不可能である」と規定しています。CAFC は、長年にわたり訴訟前の損害賠償に対する抗弁としてlaches を利用することができるとしてきました(A.C. Aukerman Co. v. R.L. ChaidesConstruction Co.事件参照)。本SCA 事件判決以前は、特許法286 条に規定の6 年以内に侵害が起こったとしても、laches の抗弁をうまく利用して、提訴前に起こった侵害の損害賠償の回収を妨げることができました。
　本判決の基礎となる訴訟において、2003 年10 月、SCA 社は、被疑侵害についてFirstQuality 社に通知しました。それに対して、First Quality 社は、SCA 社の特許が無効であると主張し、SCA 社は、SCA 社の特許の査定系再審査を請求しました。その結果、USPTO は、最終的にSCA 社の特許の有効性を認めました。2010 年8 月、SCA 社は、First Quality 社に対して特許侵害訴訟を提起しました。First Quality 社は、laches を理由に、正式事実審理なしの判決(Summary Judgment) を求める申立をし、地方裁判所は、First Quality 社の申立を認めました。
　本事件は、CAFC に上訴されました。その一方、米国最高裁判所は、Petrellav.Metro-Goldwyn-Mayer Inc.事件についての判決を出しました。Petrella 事件において、最高裁判所は、laches が、著作権法の507(b)に記載の3 年間の時効以内に提起された著作権侵害の損害賠償主張を無効にすることはできないと判示しました。
　Petrella 事件の判決にもかかわらず、CAFC は、Aukerman 事件の先例に基づいて、地方裁判所によるFirst Quality 社に有利であるlaches の判決理由を支持確認しました。
II. 最高裁判所の判決
　最高裁判所は、CAFC の判決に反対し、Petrella 事件における著作権法に適用された理論が、特許法286 条にも適用されると判示しました。同裁判所は、米国議会が、1952年の特許法制定の際に、(i)損害賠償の時効と(ii)時効に適用可能であるlaches の抗弁との両方を含むことを意図していなかったと判示しました。最高裁判所は、1952 年の特許法制定の際の法的状況の観点から同法を分析し、その際確立した一般的規則が、米国議会が規定した限定期間内に起こった損害賠償の主張を妨げるようにlaches を利用することはできないと判示しました。
III. 判決の影響
　最近の最高裁判所の一部の判決と対照的に、本判決は、特許権者に対して有利となっており、特許を強化しているように思われます。本判決は、遅れて特許侵害が主張された場合の抗弁としてのlaches を事実上なくすものです。従って、現時点で、laches を抗弁として利用することはできません。また、重要な点として、和解の際の話合いにおいて、laches を交渉手段として利用することはできません。

［情報元］Oliff Special Report, April 7, 2017
［担当］深見特許事務所 西川 信行