米国「先願主義」への移行計画
(1)背景
USPTOは、2013年3月16日に先発明主義から先願主義に移行する際に適用する規則および審査ガイドラインの案を公表していますが、最終的な規則および審査ガイドラインは、恐らく発効の1~2ヶ月ぐらい前までは公表されません。
(2)適用される法律
a)従来法(Pre-AIA)が適用される出願および特許
Pre-AIAの102条/103条は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含まず、かつ2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む出願に特別な関連性(継続出願、分割出願、一部継続出願)を有しない特許出願および特許に適用されます。
b)改正法(AIA)が適用される出願および特許
AIAの102条/103条は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む、または2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む出願に特別な関連性(継続出願、分割出願、一部継続出願)を有する特許出願および特許に適用されます。
c)AIAとPre-AIAの102条(g)が適用される出願および特許
2013年3月16日以降の出願およびそれから生じた特許であっても、少なくとも1つのクレームが2013年3月16日前の優先権および/または継続出願の利益となる日付を有する場合には、Pre-AIAの102条(g)が適用されます。
(3)必要なステートメント
USPTOは、Pre-AIAまたはAIAのいずれが適用されるかの決定に必要な事実的、かつ法律的分析を出願人に要求する立場を採っています。規則案では、2013年3月16日前の出願日の利益を求める2013年3月16日以降の出願についてステートメントを提出することが求められています。
(4)先願主義における先行技術による開示の例外
a)102条(b)(1)(A)
AIAの102条(b)(1)(A)は、クレーム発明の有効出願日の1年以内に、発明者または共同発明者による開示、あるいは発明者または共同発明者から得た情報に基づく第三者による開示は、先行技術として取り扱われない旨を規定しています。
b)102条(b)(1)(B)
AIAの102条(b)(1)(B)は、1年のグレースピリオドの期間内に第三者によって開示された主題であっても、発明者または共同発明者が、グレースピリオドの期間内に同一の主題を公表していたのであれば、先行技術として取り扱われない旨を規定しています。
c)102条(b)(2)(A)
クレームの有効出願日前に有効に出願された特許出願中において第三者が発明者または共同発明者から得た開示であるが、クレームの有効出願日後に公表された開示は、発明者等から得た情報に基づく第三者の開示によるグレースピリオドのデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。
d)102条(b)(2)(B)
米国特許公報、米国出願公開公報、および米国を指定国とするPCT出願の公開公報における開示は、クレームの有効出願日前に有効に出願された先行技術となり得るが、発明者等の開示によるグレースピリオドのデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。
e)102条(b)(2)(C)
米国特許公報、米国出願公開公報、および米国を指定国とするPCT出願の公開公報における開示は、クレームの有効出願日前に有効に出願された先行技術ともなり得るが、common ownershipのデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。
(5)認証謄本の規則案
外国優先権出願の認証謄本は、遥かに早く提出((a)実際の出願日から4ヶ月、または(b)外国優先権出願の出願日から16ヶ月)することが要求されることが予想されます。
(6)“On Sale”の先行技術の範囲の曖昧な表現
102条(a)の下の“On Sale”の先行技術が「秘密」活動を含んでいるかどうかに関して議論が進行中です。Pre-AIAは、試験目的の機密の販売、および結果物の販売を秘密裏に行なう創造性のある方法の実践のような多くの公でない商業活動が先行技術でないと規定していましたが、このような表現が引き続き当て嵌まるかどうか疑問が生じているためです。
[情報元]OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT October 31, 2012
[担当]深見特許事務所 赤木信行