米国発明法(AIA)は、2013 年3 月16 日以後に提出され、かつ2013 年3 月16 日よりも前に出願された基礎出願によって完全にはサポートされていないクレームを含む出願に提供されます。2013 年3 月16 日よりも前の有効出願日を有する出願に基づいて先権を主張する新たな米国出願において、故意に新たな主題を加える危険性があるだけでなく、不注意で新たな主題を加える危険性があります。
　以下の議論は、先の出願に基づいて優先権を主張する、2013 年3 月16 日以後の出願に新法が適用される危険を低減するための戦略に関するものです。

（１）PCT 出願
法令によって、米国を指定したPCT 出願は、国際出願日に米国に出願されたとみなされます。したがって、2013 年3 月16 日以後に出願され、かつ2013 年3 月16 日以後の有効な出願日を有する少なくとも1 つのクレームを出願時に含むPCT 出願は、「新法」に基づいて審査されます。米国への国内移行時に提出された予備補正についても、いずれの法が適用されるかについて変わりはありません。したがって、2013 年3 月16日以後に出願する、優先権の主張を伴うPCT 出願に旧法（AIA 以前の法）が適用されることを出願人が望む場合には、出願人は2013 年3 月16 日よりも前の基礎出願に基づく有効出願日を有するクレームだけを優先権の主張を伴うPCT 出願に含めるべきです。このことは、米国出願がバイパスの継続出願として出願されようと、国内移行出願として出願されようと適用されます。PCT 出願の出願時にこのような戦略がとられれば、旧法が適用されますので、一般的に出願人にとって有益です。

（２）米国非仮出願
　米国非仮出願（PCT 国内移行出願を除く）と同時に提出された予備補正は、米国では、出願の一部とみなされます。それゆえ、そのような予備補正は、状況によっては、出願の開示の範囲を超えるとみなされる場合があります。つまり、2013 年3 月16 日以後に非仮出願とともに提出された予備補正によって、予備補正の日が有効な出願日となるようなクレームが導入されることがあります。たとえ、その非仮出願が、先の出願に基づく優先権を主張していたとしてもです。このような理由のため、予備補正を提出する旨の指示が明示されていない場合には、2013 年3 月16 日以後は、我々は、優先権主張を伴う出願の出願日に予備補正を提出しないことにします。

（３）米国非仮出願とともに提出された予備補正
今後、優先権主張を伴う出願についての我々の通常の実務は、米国の出願日の後に予備補正を提出することになります。しかしながら、出願人にとって、予備補正を出願の一部として扱われるようにするために、出願と同時に予備補正を提出するのが重要な場合があるかもしれません。たとえば、出願人が、先に出願された基礎出願に開示されていない主題を追加するのが望ましいと考えた場合です。優先権主張を伴う出願についての我々の一般的な手続は上記の通りですので、このような特殊な事情がある場合には、出願と同時に予備補正を提出する旨の具体的な指示を頂けるようお願いします。

［情報元］Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY, March 7, 2013
［担当］深見特許事務所 西川信行