拡大審判部は、2017年12月18日付のG1/16審決において、出願書類に開示の無い発明主題をクレームの範囲から除外する補正”undisclosed disclaimers”が許容され得ることを明確に示しました。

　拡大審判部は、過去のG1/03審決の理由を是認し、”undisclosed disclaimers”が所定の条件下において許容されると判断しました。新規性を確立するため、すなわち特許可能性のない発明主題を除外するために用いられる”undisclosed disclaimers”は、除外される範囲が関連する先行技術の開示と同じであり、かつ当該disclaimerが進歩性および開示要件には関係しないという条件の下で、許容されます。

　出願書類に開示されていた発明主題を除外する補正”disclosed disclaimers”と”undisclosed disclaimers”とでは判断基準が異なり、G2/10審決による判断基準（ディスクレーマを導入した後にクレームに残る発明主題が、明示的または暗示的に、直接的かつ一義的に出願書類に開示されていなければ、当該補正はEPC123条(2)の要件を満たさない）は、”disclosed disclaimers”に適用されますが、”undisclosed disclaimers”には適用されません。

　”undisclosed disclaimers”が引続き有効であることは、出願人および特許権者にとっては歓迎すべきといえます。しかし、十分に注意を払うべきです。”undisclosed disclaimer”が許容されるための基準は厳格であり、審査段階でした”undisclosed disclaimer”による補正が後にG1/16審決の基準を満たしていないと判断されれば、EPC123条(3)の「保護を拡張するように補正してはならない」規定に反することなくクレームの文言を修正することは不可能と思われます。

　本審決により、欧州特許庁は、停止していた特許出願および異議申立の手続を再開することになります。

［情報元］JA Kemp News, December 21, 2017、JA Kemp Briefing, January 10, 2018
［担当］深見特許事務所　村野 淳