進歩性の欠如を理由にUPC締約国17ヶ国での特許無効を宣言したUPC中央部の初めての判決
2024年7月16日に統一特許裁判所（UPC）の中央部は、UPC協定の17の締約国（批准国）すべてにおいて、進歩性の欠如を理由として本件特許を無効と宣言する初めての取消判決を下しました。この判決により、特に抗体の分野において、UPCのクレーム解釈と進歩性の評価に関するさらなる知見が得られました。
１．事件の経緯
（１）本件特許の成立
Amgen, Inc.（以下、「Amgen社」）は、欧州特許第3 666 797号（以下、「本件特許」）の特許権者です。本件特許は2023年5月17日に欧州特許庁（EPO）により特許付与の公告がなされ、UPCの全締約国17ヶ国で効力を有しています。
（２）UPC中央部への取消訴訟の提起
UPC設立の当日である2023年6月1日に、Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Sanofi-Aventis Groupe, およびSanofi Winthrop Industrie S.A.の3社（以下、集合的に「Sanofi社」）は、本件特許に対する取消訴訟をUPCの中央部（そのミュンヘン支部、以下、単に「中央部」と称する）に提起しました（事件番号：ACT_459505/2023 UPC_CFI_1/2023）。
（３）UPCミュンヘン地方部への侵害訴訟の提起
同じく2023年6月1日に、取消訴訟の被告であるAmgen社は、取消訴訟の原告であるSanofi社およびそのパートナー企業であるRegeneron Pharmaceuticals, Inc.（以下、「Regeneron社」）に対して、本件特許に関する侵害訴訟をUPCのミュンヘン地方部に提起しました（事件番号：ACT_459916/2023）。この侵害訴訟は今も係属しています。
（４）侵害訴訟における取消反訴の提起
このミュンヘン地方部での侵害訴訟において、特許の取消しを求める反訴が、取消訴訟の原告であるSanofi社ではなく、侵害訴訟の一方の被告であるRegeneron社によって提起されました。この反訴は2023年11月24日に送達され、事件番号CC_586764/2023が割り当てられました。
（５）取消反訴のUPC中央部への付託
このように地方部で係属中の侵害訴訟において、対象特許の取消を求める反訴が提起された場合には、当該地方部はUPC協定第33条第3項により、①地方部が侵害訴訟および取消の反訴の両方を担当するか、②地方部が侵害訴訟を担当し取消の反訴を中央部に付託するか、③事件全体を中央部に付託するか、のいずれかを選択する裁量権を有します。
本件侵害訴訟においてUPCのミュンヘン地方部は、2024年2月2日付けの命令（ORD_392/2024）により、当事者の合意を得て、Regeneron社が提起した反訴を、UPCの中央部に付託しました。反訴の付託後、中央部は、Sanofi社が提起した取消訴訟とRegeneron社が提起した反訴とを一緒に処理するよう命じました。
（６）UPC中央部の判決
2024年7月16日に、UPCの中央部は、本件特許を無効とする中央部として初の取消判決を下しました。
（７）EPOでの異議申立
本件特許に対しては、取消訴訟の原告3社のうちのSanofi-Aventis Deutschland GmbHによって2023年11月10日に、Regeneron社によって2024年2月19日に、EPOに異議申立がなされました。この異議申立は現在もEPOに係属しています。
２．本件特許の説明
中央部での取消訴訟の原告であるSanofi社と被告であるAmgen社はともに、バイオテクノロジーを用いて製造されたPCSK9阻害剤であるコレステロール低下抗体薬を販売しています（Sanofi社の薬はPraluent®という商標名で、Amgen社はRepatha®という商標名で）。本件特許に関連する特許を巡っては、両当事者間において本件UPC訴訟以外に米国など各所で係争中です。
問題となっているAmgen社の本件特許は、タンパク質（PCSK9）に結合してそれをブロックし、低密度リポタンパク質コレステロールを低下させるモノクローナル抗体またはフラグメントに関するものです。本件特許のクレーム1は以下のように記載しています。
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1. A monoclonal antibody or an antigen-binding fragment thereof for use in treating or preventing hypercholesterolemia or an atherosclerotic disease related to elevated serum cholesterol levels; or for use in reducing the risk of a recurrent cardiovascular event related to elevated serum cholesterol levels;
wherein the monoclonal antibody or the antigen-binding fragment thereof binds to the catalytic domain of a PCSK9 protein of the amino acid sequence of SEQ ID NO: 1, and prevents or reduces the binding of PCSK9 to LDLR.
（血清コレステロール値の上昇に関連する高コレステロール血症またはアテローム性動脈硬化性疾患の治療または予防に使用するための、または血清コレステロール値の上昇に関連する再発性心血管イベントのリスクを軽減するために使用するための、モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメントであって、
ここで、モノクローナル抗体または抗原結合フラグメントは、配列番号1のアミノ酸配列のPCSK9タンパク質の触媒ドメインに結合し、PCSK9のLDLRへの結合を防止または軽減する、モノクローナル抗体または抗原結合フラグメント。）
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本質的に、本件特許のクレーム1は、クレームされた技術的効果を達成するために使用されている抗体が機能的に定義された第2医療用途クレームでした。この特許では、PCSK9がセリンプロテアーゼ、つまりタンパク質のペプチド結合を切断する酵素であり、低密度リポタンパク質受容体（LDLR）タンパク質のレベルの調節に関与していることが説明されています。LDLRは、肝細胞の表面で発現するタンパク質受容体であり、低密度リポタンパク質コレステロール（LDL-C）の除去に重要な役割を果たします。通常、細胞表面のLDLRは、LDL-Cに結合し、LDL-Cを細胞内に輸送して体内で使用できるように分解し、その後細胞にリサイクルされて、血流から細胞内にLDL-Cを輸送する役割を継続します。したがって、本件特許の目的は、PCSK9を標的にしてLDLR（およびLDL-C）のレベルを調節することにより、上記で定義された医療用途を提供することでした。このような本件特許の目的は、クレーム1を解釈する前に中央部によって明確に強調されていました。
３．UPC中央部の判断
（１）クレームの解釈
今回中央部がクレームの解釈に適用した法的枠組みは、UPC控訴裁判所がNanoString v 10x Genomics（UPC_CoA_335/2023）で示したものでした。この控訴審判決における進歩性の判断については、2024年5月8日付けの弊所HPの記事「UPC控訴裁判所による最初の実体的判決」をご参照ください（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/11384/）。この枠組みでは、クレームの文言の文字通りの意味だけでなく、明細書と図面も考慮して、当業者がその特徴をどのように理解するかを考慮する必要があります。
中央部はまた、VusionGroup v Hanshow（UPC_CoA_1/2024）におけるUPC控訴裁判所の判決を参照し、特許クレームの特徴はクレーム全体を考慮して解釈する必要があることを強調しました。この控訴審判決で示されたクレーム解釈の原則については、2024年8月5日付で配信いたしました弊所HPの記事「UPC控訴裁判所がクレーム解釈の原則を示した仮差止請求事件の控訴審判決」をご参照ください（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/12006/）。
これらの判決が実際に意味しているのは、特徴は単独で解釈されるべきではなく、クレーム内の他の特徴との技術的な関係、および明細書と図面における特徴の文脈を考慮して解釈されるべきであるということです。本件特許において、中央部が解釈した主な特徴は「触媒ドメインに結合」することでした。「触媒ドメイン」は本件では明示的に定義されておらず、「一般に受け入れられている技術水準の定義」もありませんでした。クレームの文言、明細書の説明、および図面を検討した結果、これは「ヒトPCSK9（SEQ ID NO:1）のアミノ酸残基123～419からなる領域」を意味すると判断されました。
また、製品は「病気の治療などの存在する課題」を考慮すると治療効果を有さなければならないことも指摘されました。つまり、クレームは「触媒ドメインに結合できるすべての抗体」を網羅するものではなく、クレームされた結果（PCSK9のLDLRへの結合を防止または低減する）を生じさせる抗体を対象とするものと解釈されました。この解釈は、明細書に大きく依存していました。
中央部はまた、「特許で使用されている用語が一般的な用法から逸脱している場合でも、最終的には特許明細書から生じる用語の意味が権威となる可能性がある」と指摘しました。UPCの各部は、クレームと明細書との間で意味に大きな違いがある状況にはまだ直面していません。しかし、これまでにUPCの各部および控訴裁判所が下した実質的な判決における上述の声明ならびに明細書への依拠は、そのような状況で明細書の定義が採用される可能性があることを示唆しています。
クレームの解釈に関する拡大審判部への付託G1/24が係属中であることを考慮すると、これは欧州特許弁護士が注意深く監視している分野です。この拡大審判部への付託は、特許性を評価する目的で特許クレームを解釈するための法的根拠、特に、明細書の記載と図面が使用されるかどうか、およびどの程度使用できるかの明確化を求めるものであり、その詳細については2024年9月13日付で配信いたしました弊所HPの記事「クレーム解釈に関する拡大審判部への付託G1/24、ならびに審査および異議申立手続の継続に関する欧州特許庁からの通知」をご参照ください（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/12237/）。
（２）進歩性の評価
進歩性に関して、中央部は、EPOの課題－解決アプローチ（problem-solution approach）に厳密に従うことはしませんでした。まず「最も近い先行技術」を特定する代わりに、上記のNanoString v 10x Genomics（UPC_CoA_335/2023）における控訴裁判所の進歩性評価の手法に注目し、「現実的な」出発点（“realistic”starting point）だけが必要であると判断しました。また、現実的な出発点は複数ある可能性があることも指摘されました。この点に関して中央部は本件判決の項目8.6において以下のように説明しています。
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クレームされた発明が当業者にとって自明であったかどうかを評価するためには、まず、技術水準の出発点を決定する必要があります。なぜ当業者が技術水準の特定の部分を「現実的な出発点」とみなすのかについては、正当な理由がなければなりません。出発点が現実的であるのは、その教示が、本件特許の優先日において、クレームされた発明と同様の課題を抱えている先行技術で開示された製品または方法と同様の製品または方法を開発しようとしていた当業者にとって「興味深いもの（of interest）」であった場合です。上記のNanoString v 10x Genomics判決においては、「特許の優先日の時点でこの課題に直面していた専門家にとって（中略）D6は興味深いものであった」という大意の指摘がありました（ドイツ語原文判決文の第43頁第2パラグラフからの抜粋）。現実的な出発点はいくつも存在することがあり得て、「最も見込みのある（most promising）」出発点を特定する必要はありません。
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取消訴訟の原告（Sanofi社）は、進歩性の評価の出発点として、Lagace et al. 2006（以下、「Lagace」）を使用するべきという立場をとっています。一方、被告（Amgen社）は、PCSK9を標的とする治療法を説明する生体内データを提供する最初の科学出版物であるGraham 2007（以下、「Graham」）が「より近く」かつ「より現実的な」出発点であるという立場をとっています。Grahamは、本件特許の審査を担当したEPO審査官によって「最も近い先行技術」と見なされました。本件訴訟においてAmgen社は、Grahamが「より近く」かつ「より現実的」な出発点であるという主張を行いましたが、本件判決において中央部が「現実的な出発点」としてLagaceを挙げたことにより、Amgen社の主張は成功しませんでした。
Lagaceは、LDLRタンパク質レベルを調節する機能を含む、PCSK9の生物学的役割について開示しています。中央部は、PCSK9の発現が失われると生体内で血漿コレステロール値が低下することが知られていたため、当業者は「PCSK9がLDLRの数を減らすメカニズムについて、Lagaseがさらに詳しく見出すことに関心を持っていたことを理解していただろう」と指摘しました。したがって、これが「現実的な」出発点でありました。
Lagaseはまた、LDLR:PCSK9の相互作用を阻害する抗PCSK9抗体の開発は、「高コレステロール血症の治療のために研究できる」こと教示していました。この教示から、当業者は、「次のステップ」として、相互作用を阻害する抗体を追求していただろうと判断され、そこには重大な障害はなく通常のスクリーニング方法のみが必要であったため、クレームされた抗体を特定するのに発明的なスキルは必要なかった、と判断されました。
中央部は、PCSK9が遺伝学的に検証されたターゲットではないこと、および当業者が「少なくとも成功の合理的な期待を持つことなく」、抗体アプローチを追求していないことに焦点を当てたAmgen社の主張を却下しました。成功の合理的な期待という議論は、Amgen社が、治療用抗体が開発できるであろうことについて当業者が「深刻な疑念」を抱いていたであろうことを立証しなかったため、失敗したように思われます。「深刻な」という用語は、「Lagaseが示唆したように、・・・当業者が相互作用を阻止するための抗体アプローチを追求することを思いとどまらせるような性質の疑念」として定義されました。
このように中央部は、研究者にとってPCSK9に対する抗体を開発することは、Lagaceから「次の明白なステップ」であり、そうすることは「当業者にとって日常的な実験以上のものではない」と論じ、研究者にPCSK9を標的とする抗体の開発を指示したLagaceに対する進歩性が欠けているとして、この特許を無効としました。
４．控訴
Amgen社はこの判決に対して控訴しました。UPCミュンヘン地方部は2024年7月29日に出した命令において、（Regeneron社も含めて）両当事者が、取消判決に対する控訴審の結果が出るまで、侵害訴訟手続を一時停止することに合意したことを述べました。
５．EPOでの異議申立との関係
前述のように本件特許に対しては、EPOにおいて異議申立手続きが係属中です。異議申立人であるSanofi社の代理人は、UPC中央部の本件判決が出された日に、判決の写しをEPO異議部に提出し、UPC中央部が本件特許はLagaseに対して進歩性がないと判断したことを強調しました。Lagaseは異議申立においても最も近い先行技術として提示されていました。当事者はまだ口頭審理に召喚されていません。召喚されたら、EPO異議部が予備的意見においてこのUPCの判決をどのように扱うか、そして異議部がUPC判決に同調するか、それとも独自の（おそらく異なった）アプローチを取るのか、が興味深いところです。
６．米国最高裁の判断
本件特許のファミリーに属するPCSK9抗体を対象としたAmgen社の米国特許2件（米国特許第8,829,165号および第8,859,741号）について、2023年に米国の連邦最高裁判所は実施可能性の欠如を理由に無効とする判決を下しました（Amgen Inc., et al. v. Sanofi, et al., Case No. 21-757（S. Ct. May 18, 2023）（Gorsuch, J.））。この最高裁判決については、2023年7月25日付けで配信いたしました弊所HPの記事「実施可能要件に関する米国連邦最高裁判決紹介」をご参照ください（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/9728/）。
UPCと米国の連邦最高裁判所はいずれも、同一ファミリーに属する関連する特許を無効としましたが、その理由は全く異なっていました。米国の裁判所は、抗体の属の全範囲が実施可能ではないためクレームが無効であると判断しましたが、その理由は、クレームの全範囲にわたって発明を実施するためには、当業者の日常的な努力以上のものが必要となると裁判所が考えたことによるものでした。一方、UPCは、抗体を見つける方法が当該技術分野でよく知られていたため、当業者は先行技術のみに基づいてどのように進めるかを知っていたであろうと判断しました。今回のUPC中央部の判決は、米国の裁判所とUPCとが実施可能条件および進歩性に関して異なる基準を持っており、それが大西洋を越えて衝突する可能性があることを示していると言えます。
［情報元］
情報元① D Young & Co, IP Cases and Articles
“Lack of inventive step from a “realistic” starting point: Sanofi v Amgen”
(https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/sanofi-amgen-inventive-step)
情報元② Legal Lens on the Unified Patent Court | August 2024 (McDermott News)
“REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. V. AMGEN INC.”
(https://www.mwe.com/insights/legal-lens-on-the-unified-patent-court-august-2024/)
情報元③ UPC_CFI_230/2023
“DECISION of the Court of First Instance of the Unified Patent Court Central division (Section Munich) delivered on 16 July 2024 concerning EP 3 666 797 B1”（本件UPC中央部判決原文）
［担当］深見特許事務所 堀井 豊